[비즈월드] #1. G사는 미생물 전문기업으로, 타사의 분쟁소식을 접하고, 자사의 기술보호 전략을 마련하기로 했다. G사는 제품화 준비 중인 미생물에 대해서는 단계적으로 특허출원해 보호하기로 했지만 자사가 보유한 신규 미생물을 분리해 확인하는 공정기술은 공지될 경우 경쟁사가 쉽게 모방할 수 있으며, 도용되더라도 이를 입증하거나 권리행사가 어렵다고 판단, 영업비밀로 관리하기로 결정했다. 앞으로도 G사는 미생물 자체는 특허로 보호하고, 미생물 생산과 관련된 공정기술은 영업비밀로 관리하는 것으로 기술보호 전략을 수립했다.

#2. 바이오벤처인 Q사는 약물의 효능을 검증하는 새로운 동물모델을 확보했다. Q사는 이 모델을 영업비밀로 보호하고 있었지만 사업 확장을 위해 투자유치가 필요했다. 관련 시장에서는 해당 기술에 대한 관심이 커져 라이선싱 수요가 확대되는 상황이었다. 이에 Q사는 기존 투자자 및 주주와 협의해 이를 권리화하기로 기술보호 전략을 수정했다. 권리화를 통해 해당기술 로열티를 높일 수 있었고, 라이선싱을 새로운 비즈니스 모델로 영업전략을 확대했으며 이런 전략을 통해 후속투자를 보다 쉽게 유치할 수 있었다.

#1을 간단하게 표현하면 ‘제품 → 특허로 보호·공정기술 → 영업비밀로 관리’라고 할 수 있으며 #2는 ‘영업비밀로 관리 → 경영전략 변경 → 특허 획득’이 된다. 

어떤 선택을 할 것인가는 특허 권리자가 판단해야 한다.

이에 특허청(청장 김용래)이 이런 선택에 도움을 주고 최적의 기술보호 전략 마련을 위한 ‘특허·영업비밀 전략(IP-MIX) 가이드라인(이하 ‘가이드라인’)’을 최근 발간·배포했다.

이 가이드라인은 특허와 영업비밀 중 어느 하나로만 연구개발 성과물을 보호하는 것이 아니라, 모방이 용이한지 등을 기준으로 특허와 영업비밀을 적절히 선택·조합해 성과물을 완전하게 보호할 수 있도록 하기 위해 마련됐다고 한다. 

참고로 특허와 영업비밀은 비슷하게 여겨지지만 엄연하게 법적으로도 차이점이 크다.

‘특허’는 우선 출원일로부터 1년 6개월 후 공개된다. 특허권을 설정 등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 주어진다. 라이선싱으로 인한 수입 창출 가능하고 역설계 등을 통해 발명의 내용 파악이 용이하거나 제품화 되어 구성요소에 대한 침해사실 입증이 용이한 경우에는 특허가 유리하다. 그러나 원칙적으로 모든 특허가 공개되므로 제3자에 의한 모방 또는 개량발명 권리화 등이 가능하다는 단점이 있다. 또 특허권존속기간(20년) 만료되면 누구나 사용이 가능해진다.

반면 ‘영업비밀’은 공개하지 않는다. 비밀로 관리되는 한 제한 없고 보호기간에 제한이 없다. 영업비밀 대상이 특허권보다 다양하고 포괄적으로 공정(기계 공정기술, 화학 제조기술), 소프트웨어(알고리즘) 등과 같이 공개되었을 때 제3자에 의한 모방이 쉽고 침해사실 입증이 어려운 경우 영업비밀이 유리한다. 그러나 비밀관리에 실패한 경우 영업비밀의 부정취득이 아닌 한 제3자의 사용을 금지하기 어렵고 분쟁이 발생한 경우 권리 행사가 어렵다는 단점이 있다.

이런 이유로 각 기업등은 특허와 영업비밀 중 하나를 선택하고 있다.

실제로 올해 초 종결된 LG화학-SK이노베이션의 배터리 영업비밀 침해소송에서 알 수 있듯이, 신기술 특히 공정기술에 대한 보호수단으로 영업비밀이 주로 사용되고 있으며, 이에 따라 특허뿐 아니라 영업비밀로 보호하는 방식의 중요성도 부각됐다.

이번에 발간된 가이드라인에서는 ▲특허와 영업비밀의 장·단점을 비교·분석하고 ▲역설계 가능성, 기술 공개 때 문제점 ▲경영전략 등 기술보호 수단을 선택할 때 고려해야 할 선택기준을 수록했다. 

또 특허와 영업비밀 선택·조합 사례를 다수 포함시켜 연구현장에서 개념을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 하는데 중점을 뒀다고 특허청 측은 설명했다.

이와 함께 코로나19와 관련해 mRNA 백신개발에 관심이 집중되는 상황을 반영해 생산 공정별 산출물을 보호하는 방법과 관련 제도도 안내, 백신개발 기업이 기술보호 전략을 수립하는데 참고할 수 있도록 했다.

정연우 특허청 산업재산정책국장은 “갈수록 기술경쟁이 치열해짐에 따라 기술성과물을 특허로 보호할지 영업비밀로 보호할지를 선택하는 것이 더욱 중요해지고 있다”면서 “국내 연구자들이 연구개발 성과물 보호방법을 결정하는데 이번에 펴낸 ‘특허·영업비밀 전략(IP-MIX) 가이드라인’이 도움이 되길 바란다”라고 말했다.

한편 ‘특허·영업비밀 전략(IP-MIX) 가이드라인’은 특허청 홈페이지의 ‘코로나19 특허정보 내비게이션’(www.kipo.go.kr/ncov)과, 지식재산보호 종합포털(www.ip-navi.or.kr)을 통해 내려받을 수 있다.

[비즈월드=정영일 기자 / zprki@bizwnews.com]