사무소소개 Introduction

[로이슈] 대법원, '진보성 부정' 특허권 무효 원심 파기환송

관리자 │ 2021-12-26

HIT

544

기사내용 요약

'세라믹 용접지지구' 기술 특허로 분쟁
기존 특허 보유사 "우리 기술로 발명해"
대법 "선행기술과 차이 극복했는지 봐야"


[로이슈 전용모 기자] 대법원 제2부(주심 대법관 민유숙)는 2021년 12월 10일 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부가 문제된 사건에서 '진보성이 부정된다'는 이유로 원고의 특허권을 무효로 하는 특허심판원의 심결을 그대로 유지한 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원(특허법원)에 환송했다(대법원 2021.12.10. 선고 2018후11728 판결).

원심은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있으므로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단했다.


대법원은 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다고 했다.


이 사건 특허발명은 '세라믹 용접 지지구'에 관한 것이다.


피고가 청구한 특허무효심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 특허권을 무효로 하는 특허심판원의 심결이 내려지자 원고가 심결취소를 구하는 소를 제기했다.

원고는 "이 사건 특허발명 중 ‘소성밀도 2.0g/㎤~2.4g/㎤, 흡수율 3% 미만인 구성(구성요소 4 및 5)’은 선행발명 1의 ‘기공율 20%~40%의 구성’ 및 선행발명 2 내지 5의 다른 구성들로부터 쉽게 도출될 수 없는 것임에도 불구하고, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 취소되어야 한다"고 주장했다.

또 "이 사건 특허발명의 ‘흡수율 3% 미만을 만족하는 세라믹 용접 지지구’의 구성에 대해 선행발명들에 기재되어 있지 아니하므로, 통상의 기술자라도 선행발명들을 통해 위 구성을 도출하기는 쉽지 않다"고 했다.

특허심판원은 2017.11.23. ① 이 사건 정정청구는 적법한 것이므로 이를 인정하고, ② 정정된 이 사건 특허발명은 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 점을 이유로, 피고의 무효심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 했다.

원심(2017허8459)인 특허법원 제4부(재판장 윤성식 부장판사는 2018년 10월 5일 원고의 청구를 기각해 '이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다'는 특허심판원의 심결을 유지했다.

대법원은 이 사건 특허발명은 내화도와 소성밀도, 흡수율의 각 수치한정 및 그 조합을 구성요소로 하는 발명인데, 선행발명 1에는 흡수율과 비례관계에 있는 기공률에 관한 부정적인 교시를 담고 있고, 또 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것이므로 선행발명 1에 기하여 진보성을 부정하기는 어렵다는 이유로, 진보성을 부정한 원심판결을 파기환송했다.

특허발명에 대한 진보성 판단을 함에 있어 구성요소의 유기적 결합관계와 선행발명의 부정적 교시 등을 신중히 고려하여 사후적 고찰을 하지 않도록 주의하여야 한다는 취지의 판결이다.

◇발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로 부터 쉽게 발명할 수 있는 지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 지를 판단해서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).

전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr 




이전글 [조선비즈] K팝 인기에 저작권 투자도 관심… 복잡한 권리 ...
다음글 [비즈월드] “영업비밀? 특허?, 적절한 선택기준은”…특...